[지난 20일 GKF]글로벌 진출 전략 특강 – 조원희 변호사(지재권 관련), 이채영 변호사(미국 기업법 관련)

Part 1. 해외 진출기업이 유의해야 할 지적재산권 이슈 (조원희 변호사)

두 번째 세션의 글로벌 지식재산권 특강을 진행한 조원희 변호사는 태평양 법무법인의 파트너이자 한국과학기술원(KAIST) 지식재산대학원 겸임교수, 특허청 산업재산권분쟁조정위원회 조정위원 등 다양한 단체와 협회 등에서 활동 중이다. 2011부터 3년 연속 국제법 전문가(Global Law Expert)로 선정되는 등 국내외에서 손꼽히는 지식재산권 전문가이다. 그의 전문분야는 라이센싱 및 지식재산권 거래, 엔터테인먼트와 스포츠, 지식재산권 관련 국제 중재와 국제소송 등 지재권 전반으로, 이날 특강에서는 국내 모바일 스타트업을 위해 '해외 진출기업이 유의해야 할 지식재산권 이슈'를 강연하였다.

|"해외 출원"해야 하는가? 해야 한다면 어떻게 해야 하나?

삼성과 애플의 특허 분쟁으로 변리사무소 문을 두드리는 기업이 급증하였다. 그들의 궁금증은 크게 두 가지 이다.  하나는 우리 사업의 핵심 기술이나 모델이 지식재산권의 측면에서 어떻게 보호되고 있는지, 그리고 우리가 보유한 제품이나 서비스가 다른 기업의 지식재산권을 침해하고 있는지를 파악하는 것이다. 기업이 가진 기술을 해외에서도 보호받기 위해서는 꼭 특허를 출원해야 하고, 서비스/제품 전략에 적합한 특허 포트폴리오를 구축하여야 한다. 하지만 초기 기업 대부분이 억대의 국제 출원 비용 문제 때문에 특허 출원을 망설인다. 국제 출원이 꼭 필요한데 비용이 부담된다면, 우선은 PCT출원을 한 이후 개별 국가 진입시 현지 출원을 진행하는 방법이 있다.

|강한 특허, 좋은 특허란

좋은 특허를 출원하려면 향후 사업 방향과 연구 개발 방향 등을 종합적으로 고려해야 한다. 자사가 보호받고자 하는 기술이나 서비스의 포트폴리오를 구성하여, 자사의 핵심 기술들을 외부로부터 효과적으로 방어할 수 있는 "특허 우산"(특허 침해 방지를 위한 우산 기능의 포트폴리오)을 잘 구축해야 한다.

|해외 기술이전의 문제점은 무엇인가

현지 라이센스 취득자 또는 디스트리뷰터에게 독점권을 주거나 양도하는 경우 계약을 꼼꼼하게 관리해야 한다. 특히 현지 업체에게  독점권을 설정해 주거나 양도하는 경우, 계약 종료에 따른 분쟁 위험성이 있어 계약 시 더욱 꼼꼼히 살펴보아야 한다.

|디자인의 중요성

디자인은 디자인등록출원, 트레이드 드레스(Trade Dress, 제품의 외관으로 평가), 부정경쟁방지법 등으로 보호한다. 만약 자사 제품의 디자인이 상당한 가치를 지닐 경우, 반드시 디자인권을 출원하여 자사 고유 디자인으로 보호해야 한다. 일례로 세기의 분쟁 "애플과 삼성의 특허전"에서, 애플은자사 제품의 트레이드 드레스 권리를 적용하여 삼성을 압박하였으며 몇 건은 승소하였다. 이로 인해 삼성은 천문학적인 액수의 비용을 감내해야 했다.

|상표

해외 진출 전에 반드시 브랜드 상표출원을 해야한다. 상표출원 없이, 이미 상표권이 등록된 상표를 이용하여 현지에 진출하면 큰 낭패를 볼 수 있다. 이와 관련된 재미있는 사례가 있다. 우리나라 가수 '비'가 해외 진출시 Rain이라는 이름으로 상표출원을 하였는데, 비의 발빠른 대응으로 이후 다른 공연 사업자들이 'Rain is coming'이라는 슬로건을 쓸 수 없게 하였다.

| 제 3자의 IP 침해, 어떻게 준비할 것인가

기본적으로 특허 설계시 특허 침해가 이루어지지 않도록 회피 설계를 해야 한다. 이를 바탕으로 특허를 개괄적으로 볼 수 있는 특허 지도(Patent map)을 그리는 것이 좋다. 분석 대상을 광범위하게 잡지 않고, 경쟁사 분석을 선제적으로 하며, 자사 핵심 기술과 관련된 기술 추이를 분석하는 것이 필요하다.

 

Part 2. US Corporate Law (이채영 변호사)

미국의 기업법 특강 연사인 이채영 변호사는, MIT 졸업 후 메릴린치 IB에서 근무하였으며 이후 UC 버클리 로스쿨을 졸업하여 뉴욕 소재 로프스 & 그레이 로펌(Ropes & Gray LLP)에서 기업법 전문 변호사로 활동하였다. 현재는 뉴욕에서 청원 아메리카 대표 및 변호사로 활동 중이다. 그는 이날 특강에서 사모투자펀드와 벤처캐피털 관련 미국 법률을 전문적으로 다루었다. 법조인 경력 외에도 세계적인 성공을 거둔 한인 9명을 취재해 그들의 이야기를 담은 '꿈을 이뤄드립니다'를 출간했고, 미주 한인방송국에서 토크쇼와 뉴욕 라디오코리아에서 '채영의 뉴욕뉴욕'을 진행한다. 2010년 재외동포재단 주관 재외동포 차세대 리더에 선정되었으며, 최근에는 국내 스타트업 미디어 beSUCCESS에서 뉴욕 스타트업 생태계 소식을 전하고 있다.

|미국에서 벤처캐피털 투자 유치시 고려할 이슈

일하면서 미국 현지의 상당수 벤처캐피털을 접하였다. 이들이 투자할 때 가장 중요하게 생각하는 이슈가 비즈니스 모델이나 사업 아이디어보다는 바로 사람이다. 사업 모델이나 아이디어는 언제든 바뀌지만, 열정적인 사람이 모인 스타트업이라면 언제든 무엇이든 성공할 수 있다는 믿음이 있기 때문이다.

|벤처캐피털과의 관계 형성

어떤 벤처캐피털에게서 투자 받을 것인가는 마치 결혼 상대자를 고르는 것처럼 신중히 고려해야 한다. 특히 벤처투자자의 특성을 고려해야 한다. 벤처투자자와의 개인적인 적합성(Personal fit, 상대방과의 대인 관계 및 비즈니스 관계)이 매우 중요하다. 벤처투자자와 관계에서 개인적인 신뢰관계를 구축하는 작업이 필요한데, 이는 벤처 투자가 단순히 투자금만 주고 받는 거래가 아니기 때문이다. 자신과 함께 좋은 뜻을 공유하고 오랫동안 동행할 수 있는 사람인지에 대한 고려가 필요하다. 투자자와 이전 투자처와의 관계 및 성과 등을 반드시 참고해야 한다.

|미국에서 기업 설립 시 고려해야 할 이슈

미국은 50개 이상의 주(州)로 구성된 연방 국가이다. 우리나라와는 다르게 각 주마다 법이 서로 다르다. 따라서 주(州)별로 기업법도 다르다. 어떤 기업법의 적용을 받을지에 대한 고려가 필요하다. 예컨대 델라웨어 주법은 기업에게 유리한 법률 조항을 가지고 있다. 이곳의 기업법은 주주보다 경영자에게 유리하여 델라웨어 주에 회사를 설립하는 경우가 많다. 다음은 델라웨어 주에 기업 설립 시 얻을 수 있는 이점이다.

1) 스톡옵션

델라웨어 주법을 따르는 회사는 이사회에서 스톡옵션 적용을 결정할 수 있지만, 뉴욕주법을 따르는 회사는 이사회 승인과 주주의 승인이 모두 필요하다. 스톡옵션은 내부 임직원의 사기를 북돋울 수 있는 좋은 방법이다. 그러나 벤처투자자가 스톡옵션으로 인센티브를 제공할 때마다 주주의 승낙을 거쳐야한다면 일이 상당히 복잡해진다. 이사회만 거치면 승인되는 델라웨어 주에서는 이를 매우 손쉽게 처리할 수 있다.

2) 배심 제도

델라웨어에는 기업간 소송에 배심원이 없다. 반면, 뉴욕에서는 배심원이 기업간 소송에도 참여한다. 이는 전문적 지식이 없는 배심원에게 소송 배경부터 갈등까지 설명해야 하는 등 유무형의 비용 소모가 발생한다. 델라웨어에서는 기업간 소송의 경우 배심원 없이 판사가 결정하기 때문에 빠르고 전문적인 소송처리가 가능하다. 판결 예측도 가능하여 판례에 따라 대처 가능하지만 뉴욕에서는 이러한 예측과 선행대처가 상당히 어렵다.

3) 페이퍼 컴퍼니

델라웨어에 회사 설립만 하고 뉴욕이나 LA에서 운영하는 경우가 많다. 이 경우, 뉴욕 주 제출용 관련 구비 서류를 제출한 후, 외국 회사격(Foreign Corporation)으로 운영한다는 허가를 받아야 한다.

|투자조건 계약서(Term Sheet)란,

VC Term Sheet(투자조건 계약서)는 특정 벤처투자자와 스타트업(창업주)이 투자심사 및 계약을 위해 항목별로 검토해야 할 목록을 정리한 문서이다. 그러나 투자조건 계약서의 내용 대부분이 법적구속력이 약하다. 하지만 향후 실제 계약에 기초가 되는 계약서이고, 실제로 법적구속력을 갖는 경우가 종종 있기 때문에 상세히 검토해야 한다.

- Liquidation Preference: 회사가 청산될 때 보통주에 우선하여 청구할 수 있는 조항

- Antidilution Protection: 희박화 방지조약

- Board Seats: 이사회에 들어갈 수 있게 요구하는 조항

- Co-sale rights: 창업자가 주식을 매각할 때 같이 매각할 수 있게 함

 

미국지식재산권