미국에서 사업할 때 지적재산권을 지키는 5가지 방법 : 이연수 변호사의 로스쿨 인 실리콘밸리

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스타트업은 물론 중견 기업까지도 미국 진출을 계획하면서 '어떻게 하면 미국에서 회사의 지적재산권(I.P)를 보호할 수 있느냐'는 문의를 많이 해 온다.

본 변호사가 근무하는 법무법인은 회사법과 소송법을 함께 하기 때문에 회사가 지적재산권(지재권) 관련 소송을 하는 경우를 많이 보아왔다. 회사가 지적 재산권 소송을 하는 대상이 대개 경쟁사 일 것으로 생각하겠지만, 의외로 회사 내 직원과 파트너사가 지재권을 침해하는 경우가 많고 또는 전혀 알지 못하는 회사로부터 ‘너희 회사 제품 우리가 특허 낸 제품과 비슷하니 팔지 마라’는 통보를 받고 소송하는 경우도 많다.

따라서 회사의 지적 재산권을 침해할 수 있는 사람이나 기업은 내 회사의 안에도 있고 밖에도 있다. 내부의 적으로부터 지재권을 보호하기 위한 절차는, 한 번에 끝내버리겠다는 생각보다는 각 대상별로 필요한 절차를 꾸준히 밟아나가겠다는 인식이 중요하다.

예를 들어 ‘직원들이 뭐 그런 일을 하겠어’ 라는 안이한 생각을 버리고 미리 고용 계약서에 지재권에 관한 동의를 받아 놓는다면, 간단한 절차를 통해 보호막을 만들 수 있다. 사고가 일어날 수 있는 모든 가능성을 차단한다는 생각으로 임하면 도움이 된다.

미국에서 일반적으로 사용하는 지재권 보호 방법은 다음과 같다.

1. 기밀유지 협약 (Non- Disclosure Agreement)

NDA는 비밀유지서약서(confidentiality agreement )라고도 하며 ‘내 회사에 대해 공유한 내용은 동의 없이 다른 곳에 공유하거나 사용할 수 없다’는 내용을 확인받는 것이다. 만약 회사 내부 정보를 동의 없이 상대방이 사용했을 때 손해 배상을 청구할 수 있다.

특히 파트너쉽을 체결할 회사이거나, 물품을 납부할 회사이거나, 투자를 받을 회사이거나, 어떠한 대상이 되었던 비즈니스 협약을 맺을 때는 반드시 NDA를 서명받을 것을 권한다. 한국도 요즘 NDA를 점점 많이 이용하는 추세이고, 중요성에 대한 인지도가 점점 높아지고 있지만 미국은 훨씬 더 NDA를 자유롭게 사용한다.

대략적인 사업 계획을 나누는 자리에서도 가능하다면 NDA를 사용했으면 한다. 네트워킹 모임을 통해 나눈 내 아이디어가 내가 모르는 사이에 도둑 맡는 경우가 의외로 많기 때문이다.

2. 특허(Patent) 신청

특허는 나라별로 신청 해야 하고 특허를 신청한 나라에서만 보호를 받을 수 있다. 한국에 특허가 있는 기업이라 할지라도 미국 시장에서 기술력에 대한 보호를 받으려면 미국에도 특허를 신청해야 한다. 특허는 비용과 시간이 드는 절차이기 때문에 나중에 회사가 재정적으로 안정이 되고 나면 신청하겠다고 생각하는 경우가 많은데, 특허는 먼저 하는 사람이 임자이니 다른 사람이나 다른 기업이 하기 전에 되도록 빨리하라고 권하고 싶다.

상황이 여의치 않다면 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT) 등록 절차라도 먼저 하라고 권하고 싶다. 이 PCT는 전세계 특허조항(international patent law treaty)으로 비용도 많이 들지 않는 반면, 특허 보호 날짜가 PCT 등록 날짜부터 유효하게 된다. PCT 등록 자체는 특허 등록이 아니다.

하지만 ‘이 내용으로 특허를 해당 나라마다 등록한다'고 전세계 특허조항에 의거 등록을 해 놓는 것은 특허를 신청할 기술력이 이 날짜부터 있었다는 것을 증명한다. 따라서 나라마다 특허 신청을 나중에 하더라도 특허권에 대한 보호는 전 세계적으로 PCT 등록 날짜부터 받을 수 있다.

3. 상호 등록(Trademark / Tradename)

간혹 특허와 상호 등록을 혼동하는 경우가 있는데, 특허는 기술적인 보호 등록이고 상호등록은 이름 권한에 대한 보호 등록이다. 나이키 제품이 잘 팔린다고 내 회사 제품을 나이키라고 이름 붙여 팔 수 없는 것은, 나이키라는 상호가 등록되어서 다른 회사에서는 사용할 수 없도록 보호되기 때문이다.

마찬가지로 내 회사 제품이 한국에서 반응이 좋고 인터넷을 통해서 많이 팔린다면, 내 회사 제품과 동일한 이름으로 경쟁사가 물건을 팔 수 없도록 상호 등록을 해야 한다.  꼭 경쟁사가 아니라도 회사 내 직원이나 배급업자가 회사보다 먼저 상호등록을 해버릴 수도 있다. 그렇게 되면 그 상호로 물건을 더 이상 팔 수 없거나 그 직원에게 상호권을 사거나, 소송 등으로 내가 이름 권한이 있다고 주장해야 한다. 모두 큰 비용이 발생하는 방법이다. 상호등록은 비용도 많이 들지 않으니 가능하면 빨리하라고 권하고 싶다.

상호등록은 이름 등록이 있고 로고 등의 마크 등록이 있다. 예를 들어 '나이키' 라는 이름 등록과 나이키 로고 등록이 모두 되어야 각각 보호받을 수 있다.

4. 영업비밀(Trade Secrete)

특허나 상호권 외에도 영업 비밀이 사용된 것에도 보호를 받을 수 있다. 그러나 회사 내 영업비밀이 유출되었을 때, ‘이는 우리 회사의 영업비밀이다’ 라고 주장할 수 있으려면 그 정보를 평소에도 영업 비밀처럼 다뤘어야 한다.

예를 들어, 경쟁사가 내 회사의 특별한 기술에 대한 문서를 보고 사용했다 해도 누구나 그 영업비밀에 대한 접근이 가능했었고 회사에서 공기록처럼 다루었으며, 기밀을 유지하기 위한 조치가 없었다면, 이를 영업비밀이라고 주장해도 받아들여지기가 어렵다.

영업비밀이 들어있는 컴퓨터는 암호로 잠금이 되었다거나, 문서를 암호화한다거나, 해당 내용의 서류가 어디 있는지 직원들이 알지 못하도록 분류해 놓는 등의 사전 조치가 있었어야 한다.

영업비밀로 친숙한 예가 코카콜라 만드는 법이다. 코카콜라 내 몇 명을 제외하고는 코카콜라를 제조하는 전 과정 방법을 아무도 모른다. 출장을 갈 때도 그 제조법을 아는 사람들은 교통사고를 대비해 비행기와 차를 따로따로 타고 다닌다는 소문이 돌 정도로 아직까지 영업비밀을 철저히 지키고 있다고 한다.

이 영업비밀의 범위는 제품제조법과 기술적인 것뿐만 아니라 무궁무진하다. 고객정보를 이용해 바이어와 셀러를 연결해 주는 영업을 하는 회사는 고객명단이 영업비밀이 되는 것이다. 직원이 이 고객명단을 들고 나가 따로 회사를 차려서 영업한다면 이는 영업비밀을 사용한 것이 된다.

5. 고용계약서 (Employment Agreement)

고용 계약서를 통해서도 지재권을 보호할 수 있다. 많은 경우, 회사 기밀이나 지재권은 회사 내 직원에 의해서 새어나간다. 고용 계약서에 회사기밀은 물론 회사에서 습득한 미공개 정보는 비밀을 보장해야 하는 의무를 명시해라. 사고를 미연에 방지할 수 있을 뿐 아니라 사고가 발생한다 해도 계약위반으로 손배 청구가 가능하다. 그리고 고용계약서 안에 회사에서 근무하는 기간만 보호할 것이 아니라 다른 회사로 옮겨가더라도 내 회사 기밀 유지를 해야 한다는 조항을 꼭 사용할 것을 권한다.

정리해보면 이렇다. 사업에 대해 의논을 하는 대상으로부터는 NDA를, 경쟁사로부터는 특허나 상호 등록을 통해 지재권을 보호할 수 있다. 또 사내 직원으로부터는 고용 계약서를 통해 지재권 보호가 가능하다.  위 절차는 한 번에 완성되는 것이 아니라 회사의 기밀유지를 위해서 늘 염두에 두고 적용해야 한다.

아무리 열정을 가지고 사업을 일궜어도, 회사 기밀이 경쟁사에게 넘어가 버린다면 한순간에 무너질 수 있는 것이 사업이다. 그렇기에 삼성과 애플도 그렇게 거액의 소송 비용을 들여 소송을 끊임없이 해대는 것이다. 따라서 규모가 작은 스타트업이라 하더라도 안팎으로 보호 절차를 늘 사용하는 것을 생활화할 것을 권한다.

Editor’s Note: 실리콘밸리의 Song & Lee 로펌에서 비석세스 독자들에게 전화와 이메일 상담을 제한 한도 내에 무료로 제공해 드립니다. 연락처는 Song & Lee 로펌 웹사이트 참조하시기 바랍니다. 칼럼의 내용은Song & Lee로펌에서 감수하였으며, 일반적인 사항에 대한 정보를 나누기 위함이지 개개인의 상황에 맞는 법률 자문을 주기 위해 작성된 것이 아님을 알려드립니다.

이미지 출처 : keepcalm-o-matic

이 연수
이연수 변호사는 캘리포니아 주 실리콘벨리에 위치한 상법, 이민법, 소송법 전문 로펌인 Song & Lee(www.songleelaw.com)의 파트너 변호사다. 젊은(?) 시절, 넓은 세상으로 나가겠다는 꿈으로 무작정 미국으로 혼자 떠났던 경험이 있다. 도전과 변화를 추구하는 대한민국 스타트업의 실리콘밸리 진출을 응원한다. deborahlee(at)songleelaw.com